꼭 등록해야 하는 상표에요! 상표 불사용 취소심판 활용방법
어떡하지? 꼭 등록을 받아야 하는데..
상품을 제조 또는 판매하고 있으신가요? 그렇다면 상표에 대해 한번 이상은 관심을 가지셔야 합니다. 나아가 미리 등록을 받아두는 것이 좋죠. 왜냐, 추후에 일어날 수많은 분쟁에서 방패막이 될 수 있기 때문이에요.
여기서 말하는 분쟁이란, 내가 먼저 사용한 상표를 누군가가 도용해서 사용했거나, 또는 사용중에 갑작스레 상표권 침해 의혹을 받게 되는 상황을 의미합니다. 이 외에도 발생할 수 있는 유형은 다양하지만, 이 두 가지가 대표적인 사례인데요.
그런데 상표를 등록 받으려고 보니 이미 등록이 되어있는 상표라면 어떻게 해야 할까요? 솔직히 말씀드리면, 이 때는 1차적으로는 다른 상표로 변경을 하시는 게 좋습니다. 선출원상표가 있다면 심사과정에서 등록을 받을 확률이 극히 낮기 때문이에요. 그 과정에서 굳이 다투려고 하면 불필요한 비용을 소모하게 되죠.
하지만 이미 상품에 상표를 모두 부착했거나, 기타 경영 상의 이유로 꼭 써야만 하는 상표라면? 어떻게 해서든 가능성이 있는 모든 방안을 강구해야 할 텐데요. 이 때 실무적으로 흔히 사용되는 방법이 바로 ‘상표 불사용 취소심판’을 활용하는 것입니다.
한 번 등록받으면 10년!
하지만 3년 이상 사용하지 않는다면..
상표권의 존속기간은 10년입니다. 즉, 한번 등록을 받으면 별다른 일이 없는 이상 10년동안 권리가 유지된다는 뜻인데요. 특이하게도 상표는 권리를 유지할 수 있는 기간을 늘리는 것이 가능합니다. 이를 존속기간 갱신이라고 하죠. 따라서 10년 뿐 아니라 20년, 30년, 나아가 100년 이상 권리를 보유할 수가 있습니다. 참고로 다른 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인)은 존속기간 갱신이 불가능합니다.
하지만 이렇게 무한정으로 가져갈 수 있는 상표권, ‘언제나’ 계속해서 보유를 할 수 있는 건 아닙니다. 특히 상표는 한정된 자원입니다. 인간의 창의력이 무한정이라고 해도 말이에요. 그렇기 때문에 ‘상표권을 계속해서 보장해 줄 이유가 없는 때’에는, 제도적으로 그 상표가 필요한 자에게 기회를 줄 필요가 있습니다.
상표 불사용 취소 심판은 이런 의미에서 규정이 된 것입니다. 권리를 보장해 줄 이유가 없을 때, 즉 ‘쓰지도 않으면서 권리만 유지할 때’ 필요한 자에게 기회를 주기 위해서요. 다만 사용하기까지 준비할 시간이 필요하기도 하고, 경영적인 사정으로 인해 사용을 하지 못하는 상황이 있을 수도 있는데요. 이 때문에 우리 법은 불사용취소심판의 요건을 ‘3년’으로 정하고 있습니다. 혹여나 준비 중에 취소가 되는 일이 없도록 하기 위해서 말이죠.
상표는 등록을 받은 이후에 사용을 하는 것이 안전하다. 그런데 등록을 받고 준비를 하는 동안 ‘사용하지 않았다’는 이유로 취소가 되면 얼마나 억울할까? 그렇기 때문에 불사용취소심판의 대상은 3년 이상 사용하지 않은 기간으로 한정되며, ‘사용준비’도 사용을 한 것으로 보고 있다.
취소를 시키는 게 어떻게 권리확보에 도움이 되지?
기존에 등록된 상표가 취소되면, 일종의 ‘공석’이 생기게 됩니다. 그러면 그 빈 자리에 우리가 가서 앉는 거죠. 표현이 조금 과격해 ‘나쁜 일은 아닌가?’라는 생각을 하실 수도 있을 것 같은데요. 상표 불사용 취소 심판의 대상은 ‘사용되지 않고 있는 상표’라는 점을 기억하셔야 합니다. 상표권으로서 보호할 이유가 없다는 뜻이죠.
그런데 여기서 하나 궁금한 점이 생깁니다. 비용과 시간을 들여 기존 등록권리를 취소 시키자 마자, 누군가가 우리보다 먼저 출원을 하면 어떻게 되는 걸까요? 우리가 취소를 시킨 것이니 등록을 받을 권리가 우리에게 있을까요? 결론부터 말씀드리면 아닙니다. 기존 글에서도 말씀드렸지만, 상표는 ‘선착순’이에요. 우리가 심판을 제기했다고 해서 곧장 그 권리가 우리에게 오는 게 아니죠. 누군가가 먼저 출원을 한다면 그 선 출원인이 권리를 가져가게 됩니다.
심판제기 전 출원 먼저 하세요!
등록상표 확인 → 미사용 정황 확인 → 상표 출원 → 심판 제기
상표불사용취소심판은 바로 심판을 제기하시면 안 됩니다. 단 한번이라도 사용을 했다면 승소를 할 수 없기 때문에, 신중하게 접근해야 해요. 실무적으로는 먼저 상표에 대한 등록가능성을 판단하는 과정에서 등록상표의 존재를 먼저 확인하고요. 이후 불사용취소심판을 제기할 수 있는지를 검토합니다. 미사용 흔적을 찾아보는 것이죠.
미사용 흔적은 사실 찾기가 상당히 어렵습니다. 겉으로는 사용하지 않는 것 처럼 보인다고 해도, 내부적으로는 사용하고 있었거나, 오프라인에서 당사자간에 거래를 했거나, 물품의 제조를 맡겼다는 등의 사정이 있다면 밖에서 이를 알기는 어려우니까요. 그렇기 때문에 ‘정황’을 보고 가능성을 판단해야 하고요. 나아가 혹시나 모를 상황을 가정해 다른 대비책을 찾을 필요도 있습니다.
그리고 가능성이 있다고 판단되면, 가장 중요한 단계, 출원을 진행합니다. 출원서를 제출한 후 심판을 제기하는 것이죠. 그러면 중간에 출원건에 대한 의견제출통지서를 받게 되는데요. 원래는 이 통지서에 거절이유를 해소할 만큼의 주장을 하지 않는 이상, 2~3개월 후에는 거절을 당하게 됩니다. 하지만 우리는 이 기간을 늘릴 수 있습니다. 어떻게 하냐고요? 간단히 ‘현재 불사용취소심판을 진행하고 있으므로, 심판 결과가 나올 때 까지 심사를 유보해달라’는 의견서를 제출하시면 됩니다.
한편으로 먼저 출원을 하는 이유에는, 과거 법제의 흔적이 남아있기 때문도 있다. 과거에는 ‘이해관계인’이어야 심판을 제기할 수 있도록 규정되어 있었기 때문이다. 지금은 누구나 심판제기를 할 수 있도록 범위가 확대되었지만, 실무적으로는 심판을 제기하면서 이해관계인임을 밝히는 관행이 남아 있다.
등록을 받을 수 있는 돌파구!
하지만 만능 해결책은 아니다
상표불사용취소심판은 강력합니다. 어떻게 해도 심사를 통과할 수 없는 상황에서, 등록의 문 앞으로 가능 샛길을 열어주죠. 하지만 그만큼 승소를 하기는 어렵습니다. 위에서 말씀드린 것 처럼 3년의 기간 사이에 단 1회라도 사용했다면 청구가 기각되어버리죠.
따라서 심판을 청구하기 전, 상세한 검토가 필요합니다. 취소될 가능성이 있는지, 상대방이 어떻게 나올 것인지 등을 미리 짚어두어야 하죠. 혹여나 우리보다 먼저 출원을 한 사람이 있는지도 확인해야 하고요. 여기에 상황에 따라서는 등록가능성을 재검토 할 필요도 있습니다. 아주 드문 경우기는 하지만, 과거에는 등록을 받을 수 있는 상표였지만 지금은 거절이유에 해당할 수도 있거든요.
이런 점을 놓쳐버린다면, 심판에서는 이겼으나 정작 내가 등록을 받을 수 없게 된다는 점을 꼭 기억하시기 바랍니다.
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