이거랑 이게 어떻게 같다는 거에요? 이해가 안 되네

상표를 등록받는 길에서 가장 걸림돌이 되는 건 ‘선출원 상표’의 존재입니다. 여기서 선출원상표란 ‘우리가 출원한 상표와 동일하거나 유사한 명칭 또는 형태 등을 가지고 있는 상표’를 의미하는데요. 현실적으로 말씀을 드리자면, 선출원상표가 존재할 때 우리 상표가 등록을 받을 확률은 0에 가깝습니다. 어떠한 방법을 사용하더라도, 우리가 원하는 권리범위를 유지하기는 어려워요. 따라서 출원을 하기 전에 미리 ‘등록가능성’에 대해 검토를 해 볼 필요가 있는데요. 검토를 했다고 해서 갑자기 등록가능성이 100%로 올라간다고는 할 수 없습니다. 다만, ‘여기는 피해야 하는 곳이구나’라는 점을 알게 되는 거죠.

 

상표의 출원과정은 생각보다 깁니다. 출원서를 특허청에 제출한 그 시점으로부터, 통상 8개월 가량 소모가 되는데요. 그 시기에 출원이 갑자기 많아졌거나, 휴일이 많거나, (코로나로 인해)특허청 인력이 부족한 경우에는 심사기간은 얼마든지 길어질 수 있습니다. 그럼 이렇게 긴 시간을 기다린 결과 받은 통지가 ‘거절’이라면? 회사의 입장에서는 막대한 손해를 입게 되는 것이죠.

 

 

상표거절의 이유

        선출원상표와 ‘동일’ 또는 ‘유사

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똑같은 상표는 등록이 불가하다. 여기까지는 출원인 입장에서도 받아들일 수 있는 부분입니다. 그러나 ‘똑같지는 않은’ 상표라면 어떨까요? 출원인의 입장에서는 ‘그 상표랑 우리 상표는 이런 점이 다른데 왜 문제가 되냐’라는 말이 나오게 됩니다. 의견제출통지서를 제출함으로써 다투어 볼 마음이 드는 것이죠. 하지만 출원인의 눈에는 ‘달라보이는’ 상표라고 해도, 실무적으로는 ‘같게 취급되는’ 경우가 많습니다. 이 때는 아무리 의견서를 잘 써낸다고 해도, 거절이유가 해소되지 않아 최종적으로 거절된다는 통지서를 받게 됩니다. 

 

따라서 상표 출원에 있어서는 ‘실무적인’ 거절의 기준을 미리 알아두어야 하는데요. 그 첫번째는 ‘동일한’ 상표입니다. 즉, ‘헬프미’라는 상표가 이미 출원되어 있고, 우리 상표도 ‘헬프미’일 때 문제되는 개념이죠. 이 부분에 대해서는 부연설명이 필요하지 않으므로 간단히만 설명을 드리고 넘어가겠습니다.

 

진짜 문제는 ‘유사상표’입니다. 분명 완벽하게 똑같지는 않지만, 어딘가 ‘비슷한 느낌’을 받을 때 우리는 ‘유사하다’라는 표현을 사용하죠. 하지만 유사의 기준은 사람에 따라 조금씩 다를 수 밖에 없습니다. 예를 들어 ‘헬프미’와 ‘유헬프’를 비교해 볼까요? 유사하다고 느끼시나요? 아니면 완전히 다르다고 느끼시나요? 두 대답이 비슷한 수치로 나올 것이라고 예상이 되는데요. 이처럼 비슷하다 아니다는 개인의 주관적인 견해에 따라 달라질 수 있기 때문에, 우리 특허청에서는 상표의 유사판단 기준을 별도로 두고 있습니다. 

 

 

상표의 유사판단 기준

        외관, 호칭, 관념

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상표의 유사판단은 기본적으로 두개의 상표를 ‘따로 두고 보았을 때’를 기준으로 하고 있습니다. 즉, A상표를 본 다음에 잠시 고개를 돌렸다가 B상표를 따로 보아야 한다는 뜻인데요. 두 상표를 비교하는 과정에서 비슷한지를 판단하는 기준은 크게 세 가지 입니다. 바로 외관, 호칭, 관념이죠. 각 개념에 대한 설명을 드리고 넘어가겠습니다.

 

(1) 외관

유사판단에 있어서 외관의 문제는, 대부분 도형상표를 출원했을 때 발생합니다. 예를들어 세개의 긴 마름모꼴이 전체적으로 삼각형을 이루고 있을 때, 여러분께서는 어떤 상표가 생각나시나요? 아마 ‘아디다스’를 생각하셨을텐데요. 이처럼 특정한 구성요소와, 그 구성요소들이 이루는 전체 상표의 형태를 바로 ‘외관’이라고 합니다. 간단히 말하면 ‘봤는데 비슷하다’라는 생각이 든다면, 특허청에서는 외관이 유사하다는 이유로 거절이유를 통지하게 됩니다.

 * 출처: 특허청, 상표심사기준, 236p

 

(2) 호칭

문자로 구성된 상표의 경우, 유사여부를 판단하는 가장 중요한 기준은 바로 호칭입니다. 출원인들이 가장 결과를 받아들일 수 없는 부분이기도 하죠. 실무적으로 호칭의 유사여부는 음절의 수, 그리고 첫음절의 발음, 초성 등을 기준으로 판단을 하게 되는데요. 특히 ‘ㅏ’발음과 ‘ㅐ’ 발음, ‘ㅢ’, 발음과 ‘ㅣ’발음, ‘ㅗ’발음과 ‘ㅜ’발음은 각각 유사하다고 판단이 될 확률이 90%이상입니다. 예를 들어 ‘븨이코’라는 단어는, ‘비이쿠’와 유사하게 호칭이 될 수 있다는 뜻입니다.

 * 출처: 특허청, 상표심사기준, 236p

 

(3) 관념

외국어로 구성된 상표, 또는 도형으로 구성된 상표의 경우 기존에 등록된 한글상표와 ‘뜻’ 때문에 경합이 될 수가 있습니다. 또는 그 반대의 경우도 가능한데요. 예를 들어 ‘헬프미’ 상표와 ‘도와줘요’라는 상표는 서로 관념이 유사하기 때문에, 뒤에 출원한 상표가 거절이 된다는 뜻입니다. 예시가 적절하지 않았나요? 또 다른 예시를 들어보자면, ‘용산’이라는 선등록 상표가 있다면, ‘드래곤힐’ 또는 ‘드래곤 마운틴’이라는 단어로는 등록을 진행할 수 없다는 의미죠.

 * 출처: 특허청, 상표심사기준, 237p

 

 

기존 등록 상표와 유사한 것 같은데

        그러면 어떻게 해야 하나요?

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실무자로서 단호하게 말씀을 드리자면, 검토결과 유사한 상표가 이미 등록/출원되어 있음이 확인되었을 때에는 상표를 바꾸시는 게 좋습니다. 심사결과를 받는데 시간이 상당히 많이 걸리기 때문이죠. 그 사이에 이걸 써야할지 말아야 할지 갈팡질팡 하다가는, 오히려 사업에 집중을 하지 못하는 결과가 나올 수가 있어요. 또는 ‘그래도 우리는 될 것이다’라는 생각에 상표를 전면에 내세우고 사업을 진행했다가, 상표가 거절되어 낭패를 보게 될 수도 있습니다.

 

다만, 한가지 당부를 드리고 싶은 것은 특허청 홈페이지에서 단순히 단어만 검색을 해 보고 유사여부를 판단해서는 안 된다는 점입니다. 그 전에 지정상품 또는 서비스가 동일 또는 유사한지도 함께 살펴보아야 하기 때문인데요. 이 부분을 모르고 단어만 검색하고 포기를 했다가는, 등록을 받을 수 있었던 상표를 놓치는 결과가 나올 수가 있습니다. 따라서 상품부터 표장까지 꼼꼼하게 판단을 하되, 포기를 해야 하는 순간에는 단호한 결단을 내리실 필요가 있다는 점을 기억해 두시기 바랍니다.