안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.

여러분, 혹시 세계적인 멕시칸 푸드 체인, ‘타코벨(Taco Bell Corporation)’을 아시나요? 타코벨이 국내에서 타코야끼 전문점을 운영하는 A씨의 등록상표 “타코볼(TAKO BALL)”이 자사의 상표권을 침해하여 무효라고 주장하며 특허심판원에 심판을 청구했습니다. “타코볼”과 “타코벨”, 과연 이 상표 분쟁의 결말은 어떻게 되었을까요? 헬프미 법률사무소가 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다!

1. 사건 개요

‘타코벨’의 상표		‘타코볼’의 상표

• 청구인: 타코벨 코퍼레이션 (글로벌 멕시칸 푸드 체인)
• 피청구인: A (국내 타코야끼 전문점 사업자)
• 사건: 상표등록 제1898185호 (“타코볼”) 무효 심판
• 심판 청구일: 2022년
• 심결일: 2024년 3월 7일
• 핵심 쟁점: “타코볼” 상표가 상표법 제34조에 규정된 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는가?

2. 상표법 규정

본 사건의 쟁점을 이해하기 위해, 관련 상표법 조항을 간략히 살펴보겠습니다.

• 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표는 등록받을 수 없습니다. (단, 타인의 동의를 받은 경우는 예외) (제34조 제1항 제7호)
• 수요자들에게 현저하게 인식된 타인의 상품/영업과 혼동을 일으키거나 식별력/명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없습니다. (제34조 제1항 제11호)
• 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없습니다. (제34조 제1항 제12호)
• 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록받을 수 없습니다. (제34조 제1항 제13호)

3. 타코벨의 주장 “타코볼”은 우리 상표권을 침해했어요!

타코벨은 “타코볼”이 자사의 권리를 침해한다고 주장하며, 상표법 제34조를 근거로 다음과 같이 주장했습니다.

1. “타코볼”은 타코벨의 선등록상표 “TACO BELL” 및 “타코벨”과 표장 및 지정상품이 유사하여 무효입니다.

2. “타코볼”은 유명한 타코벨의 선사용상표와 혼동을 일으키고, 식별력과 명성을 손상시킵니다.

3. “타코볼”은 타코벨과 유사하여 상품의 품질을 오인하게 하거나 소비자를 기만할 수 있습니다.

4. “타코볼”은 타코벨의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용되고 있습니다.

4. 피청구인의 주장 (A): “타코볼”은 타코벨과 전혀 다릅니다!

A씨는 타코벨의 주장에 대해 상표법 제34조 각 호에 해당하지 않는다고 반박하며, 다음과 같이 주장했습니다.

1.  “타코볼”은 타코벨의 선등록상표와 표장이 유사하지 않고, 지정상품도 다릅니다. “타코볼”은 타코야끼 관련 사업, 타코벨은 멕시칸 푸드 관련 사업으로 엄연히 구분됩니다.

2. 타코벨의 상표는 국내에서 저명상표가 아니며, “타코볼”은 타코벨과 유사하지 않아 소비자 혼동, 기만 가능성이 없고, 부정한 목적도 없습니다.

5. 특허심판원의 판단

특허심판원은 타코벨의 청구를 모두 기각하고, A씨의 “타코볼” 상표 등록을 유효하다고 판단했습니다.

• 표장 유사성: “타코볼”은 원형 도형과 영문자 ‘TAKO BALL’의 결합표장으로, 타코벨의 선등록상표와 외관, 호칭, 관념에서 모두 차이가 있다고 판단했습니다.
• 지정상품 유사성: 지정상품 유사 여부는 구체적으로 판단하지 않았지만, 타코야끼 사업과 멕시칸 푸드 사업이라는 거래 실태를 고려하여 소비자 혼동 우려가 없다고 보았습니다.
• 저명상표 여부: 타코벨의 선사용상표가 국내에서 저명상표로 인정되기 어렵다고 판단했습니다. 타코벨의 국내 매출, 광고비, 매장 수 등을 고려할 때, 저명성을 인정하기 어렵다고 보았습니다.
• 혼동 가능성: 타코벨의 상표가 국내에서 저명하지 않기 때문에, “타코볼” 사용으로 인한 소비자 혼동 가능성도 낮다고 판단했습니다.
• “타코볼”이 타코벨과 유사하지 않다는 전제 하에, 소비자 기만 및 부정한 목적 사용을 인정하지 않았습니다.

6. 시사점

• 상표 유사성, 보이는 게 다가 아닙니다: “타코볼”과 “타코벨”. 얼핏 보면 비슷해 보이지만, 특허심판원은 두 상표가 외관, 호칭, 관념에서 모두 다르다고 판단했습니다. 특히, 일반 소비자가 두 상표를 어떻게 인식하는지, 그리고 실제 거래에서 어떤 상품에 사용되는지를 중요하게 고려했습니다. 즉, 단순히 글자 몇 개가 비슷하다고 해서 유사하다고 단정 지을 수 없다는 것입니다. 상표의 유사성 판단은 매우 종합적이고, 객관적이며, 이격적인 관찰을 통해 신중하게 이루어져야 함을 명심해야 합니다.

• 구체적인 거래 실태에 주목: 타코벨은 “타코볼”의 지정상품이 자사의 멕시칸 푸드 사업과 유사하다고 주장했지만, 특허심판원은 “타코볼”은 타코야끼, 타코벨은 멕시칸 푸드라는 구체적인 거래 실태에 주목했습니다. 

• 저명상표, 그 높은 벽: 타코벨은 자사의 상표가 저명상표이므로 “타코볼”이 혼동을 야기한다고 주장했지만, 특허심판원은 이를 인정하지 않았습니다. 해외에서의 유명세만으로는 국내 저명성을 인정받기 어렵다는 것을 보여주는 사례입니다. 국내에서의 매출액, 광고 지출액, 사용 기간, 사용 태양, 거래 범위 등 객관적인 자료를 통해 저명성을 입증해야 하며, 그 기준은 매우 엄격합니다. 저명상표라는 주장은 쉽게 받아들여지지 않으므로, 철저한 준비와 입증이 필요합니다.

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