안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.

상표 출원, 단순히 멋진 로고와 브랜드명만 있으면 되는 걸까요? 천만의 말씀입니다. ‘지정상품’을 어떻게 설정하느냐에 따라 상표 출원의 운명이 갈린다고 해도 과언이 아닙니다. 최근 특허법원의 ‘라마다 사건’ (특허법원 2024허11606 판결) 판결은 지정상품 설정이 중요하다는 것을 보여주는데요. 기존 상표와 단순히 지정 상품/서비스의 이름이 다르다고 안심할 수 없습니다. 겉보기엔 전혀 다른 업종 같아도, 실제 시장에서 두 서비스가 얽히고설킨 채 소비자에게 다가가고 있다면, 상표 출원은 거절이라는 쓴잔을 마실 수 있다는 거죠.  

 

1. 사건의 개요

• 선사용상표 ‘라마다'(호텔업, 리조트업 등): ‘라마다’는 2022년 12월 기준 전 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 하나인 윈덤(Wyndham) 그룹의 계열사 C.가 운영하는 호텔 브랜드로, 국내에서도 30여 개의 직영 호텔을 운영하고 있어, 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 저명합니다.
• 이 사건 출원상표 ‘라마다'(골프장예약업): 문제 된 출원인 주식회사 A는 ‘골프장 예약업’을 지정상품(서비스)으로 하여 2020년 11월 10일 라마다와 사실상 동일·유사한 표장을 출원하였습니다.
• 거절결정 및 심결: 특허청 심사관은 2022년 10월 19일, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 보아 등록 거절결정을 내렸습니다. 이에 원고는 2023년 1월 16일 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2024년 3월 13일, 2023원94호 사건에서 ‘이 사건 출원상표는 상품 출처에 관하여 오인혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 내렸습니다. 상표법 제 34조 제1항 제12호는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’는 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다.
• 원고의 주장: 원고는 특허심판원의 심결에 불복하여 법원에 소를 제기하였으며, “선사용상표가 호텔업, 리조트업 등 사용상품에 관하여 특정인의 상표로 널리 알려진 표장이라고 하더라도, 호텔업, 리조트업 등은 이 사건 출원상표의 지정상품인 골프장 예약업과 겸업하는 사례도 없는 등 경제적 견련 관계가 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다”고 주장했습니다.

 

2. 법원의 판단

법원은 ‘호텔·리조트업 등’과 ‘골프장 예약업’은 얼핏 보면 서로 다른 업종처럼 보이지만, ① 국내외 호텔들이 골프장 운영 또는 골프 패키지 상품을 판매하기도 하므로 실제 시장에서는 충분히 경제적 견련성이 인정되고, ② 특히, ‘라마다’ 상표권자는 강원도 평창 소재 호텔 ‘E’에서 골프 멤버십 서비스를 제공하며 ‘주중/주말 골든 타임 부킹 보장’이라는 광고 문구를 사용하는 등, 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있으며, ③ 출원인(원고) 역시 ‘A 앤드 호텔’을 운영하며 골프장 예약 서비스를 병행하고 있다는 점을 들어, 실제 시장에서는 충분히 경제적 견련성이 인정된다고 보았습니다(판결문 참조). 결국 소비자들이 해당 골프장 예약 서비스를 ‘라마다 호텔 계열사가 제공하는 것’으로 오인할 가능성이 높다고 판단하였고, 등록 거절이 정당하다고 판결했습니다.

 

3. 법원의 판단 기준 상세 해설

• 저명상표와의 ‘경제적 견련성(Economic Proximity)’: 상표법 제34조 제1항 제12호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’인지 여부를 판단할 때, 법원은 단순히 ‘상품(서비스)의 이름이나 분류가 같으냐’만 보는 것이 아니라, 실제 시장에서 얼마나 긴밀히 연결되어 거래·소비되는지, 즉 ‘경제적 견련성’을 종합적으로 고려합니다. 이번 사건에서 법원은 호텔과 골프장이 숙박 및 레저 서비스가 패키지로 판매되거나 부대시설로 함께 운영될 수 있다는 점을 들어, 비록 업종 명칭은 다르지만 실질적으로는 밀접한 연관이 있다고 판단했습니다.
• 출원인의 실제 사업 형태도 영향을 미친다!: 판결문에 따르면, 출원인(원고)이 직접 호텔을 운영하면서 골프장 예약 서비스까지 병행하고 있었기 때문에, 더욱 소비자 혼동의 소지가 크다고 보았습니다. 즉, 출원 상표의 지정상품이 실제 영업 분야와 맞물려 있다면, ‘이미 유명한 기존 상표가 쉽게 확장할 수 있는 영역’이라고 인식되어 혼동 가능성이 올라갈 수 있습니다.

 

4. 상표 출원, 실무에서 주의해야 할 점은?

• 철저한 시장 조사는 필수!: 출원 전, 동일·유사 상표가 이미 어느 업종에서 얼마나 알려져 있는지, 그리고 실제 시장에서 어떤 방식으로 상품(서비스)이 결합·연계되어 거래되는지를 철저히 조사해야 합니다. 특히, 저명 상표의 경우, 해당 상표가 사용되는 상품/서비스뿐 아니라, 그와 연관된 시장까지도 면밀히 살펴봐야 합니다. 예를 들어, 호텔업과 골프장 예약업의 연계를 미처 고려하지 않았다면, 이번 사건처럼 ‘둘은 다른 서비스 아닌가?’라고 간과하기 쉽습니다.
• 미래 사업 확장 가능성까지 고려한 지정상품 설정: 본인이 운영하거나 운영할 가능성이 있는 업종·서비스를 정확히 파악하여 지정상품을 설정해야 합니다. 지나치게 광범위한 지정은 오인·혼동 위험을 높여 거절 위험이 증가할 수 있으며, 지나치게 좁은 지정은 추후 상표권 보호에 제약이 생길 수 있습니다. 특히 사업 초기 단계에서는 향후 사업 확장 가능성을 염두에 두고, 관련 업종까지 포괄적으로 지정상품을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다.

 

5. 성공적인 상표 전략, 헬프미와 함께

상표 지정상품 결정은 단순히 상품/서비스 이름을 나열하는 것 이상의 전략적 판단이 필요합니다. 법적 분쟁 가능성을 최소화하고, 사업 전략에 최적화된 상표권 보호 범위를 설정해야 하기 때문입니다. 따라서, 국내외 상표 제도와 판례에 정통하고, 성공적인 등록 및 분쟁 대응 경험이 풍부한 변리사·변호사의 검토는 필수입니다.

헬프미 상표팀은 서울대 법대, 대형로펌 출신 박효연 변호사/변리사가 이끌며, 국내외 유수의 기업들의 상표 출원 및 권리화, 분쟁 대응을 성공적으로 수행해 왔습니다. 압도적인 실력과 풍부한 노하우를 바탕으로, 고객의 사업 목표에 맞는 최적의 상표 전략을 수립하고, 강력한 상표권 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.

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