안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.

두 사람이 동일하거나 유사한 상표를 쓰고 있다면 어떤 상표가 먼저 보호 받을까요? 

먼저 사용한 상표일까요? 먼저 출원한 상표일까요?

이번 글에서는 최근 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444)을 중심으로 선출원주의와 그 실무적 의미를 살펴보겠습니다.

 

1. 선출원주의(First-to-file Rule)란 무엇인가?

상표법 제35조(선출원) 제1항 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

우리 상표법은 선출원주의를 원칙으로 하고 있습니다. 선출원주의는 동일·유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표 등록 출원이 경쟁하는 경우, 제일 먼저 출원한 사람의 등록이 허락된다는 원칙입니다. 즉 먼저 출원한 상표가 우선적으로 보호받는 것입니다(상표법 제35조 제1항).

반면 선사용주의(First-to-use Rule)는 상표를 제일 먼저 사용한 사람에게 등록을 허락하는 것입니다. 대부분의 국가가 선출원주의를 택하고 있습니다. 선사용주의의 경우 먼저 사용한 사실을 입증하기가 쉽지 않기 때문입니다.

 

2. ‘데이터팩토리’ 사건

(1) 사건의 배경

원고 A사가 2014년 9월 5일  표장에 관하여 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터  프로그램 개발업 등을 지정 상품 및 서비스업으로 하여 상표등록출원을 하였습니다.

그런데 2015년 12월 18일 설립된 피고 B사가 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서 와 같은 형태의 표장을 사용하였습니다. 

2016년 6월 13일, A는 B를 상대로 ‘데이터팩토리’, ‘DATA FACTORY’ 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 소송을 제기하였습니다.

B는 2016년 8월 10일, 표장에 관하여 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등을 지정 상품 및 서비스업으로 하여 상표등록출원을 해 2017년 8월 8일 상표등록이 되었습니다.

B는 이 사건 등록 상표와 그 표장 및 서비스업이 유사하지 않다고 주장했습니다. 그리고 특히 B의 상표 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하여, A의 등록 상표권에 대한 침해가 아니라고 주장하였습니다.

 

(2) 대법원의 판단

상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있고, 이는 (등록된) 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다고 판단하였습니다. 따라서, 상표권자가 상표등록 출원일 전에 출원, 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록 받아, 선출원 등록 상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록 상표권에 대한 침해가 된다고 하였습니다.

기존 대법원 판결(1986. 7. 8. 선고 86도277 판결)의 입장은 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정되기 전까지는 후출원 등록 상표권자가 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상표에 사용하더라도, 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 입장이었습니다. 그런데 이를  변경한 것입니다.

 

3. 판결의 의미

3.1. 선출원 상표권자의 강화된 권리

선출원 상표권자는 후출원 상표가 등록되었더라도 후출원 상표 등록 무효 심결 확정 전에도 자신의 권리가 침해되었다고 주장할 수 있습니다.

 

3.2. 후출원자의 위험성 증가

후출원 상표를 사용하고, 그 상표가 등록되었더라도 선상표 침해에 대한 책임을 질 가능성이 높아졌습니다. 따라서 출원 전 철저한 상표 검색과 검토가 필수입니다.

 

4. 실무 팁: 선출원주의 활용법

4.1. 상표를 빠르게 출원하라

선출원주의는 출원일을 기준으로 하므로, 상표 아이디어가 확정되면 지체 없이 출원하는 것이 좋습니다.

 

4.2. 사전 검색을 철저히 하라

동일·유사 상표가 이미 등록되어 있는지 인터넷 검색하여 출원 실패 또는 분쟁 가능성을 줄입니다.

 

4.3. 상표 사용, 출원 시 법적 자문 활용

상표 사용 중 선출원 상표와의 충돌 가능성이 있다면, 법률 전문가의 자문을 받아 불필요한 침해를 방지할 수 있습니다.

 

5. 빠르고 정확한 헬프미 상표 출원

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