안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.

오늘 다룰 주제는 “기술적 표장”과 “사용에 의한 식별력”입니다. 이를 “GreenBoxes” 상표 사례를 통해 알아보겠습니다.

 

1. 사건 개요

데비마이어코리아 주식회사(원고)는 기능성 보관용기인 데비 마이어 그린 박스를 판매하는 기업입니다. 원고는 2020년 1월 10일 가정용 또는 주방용 용기 등을 지정상품으로 하여 표장을 출원하였습니다. 특허청 심사관은 <“Green”은 지정상품의 성질(형상, 품질) 표시로서 식별력이 없고, “Boxes”는 지정상품의 보통명칭 등으로 식별력이 없으며, 전체적으로도 ’녹색 또는 친환경적인 용기, 상자‘ 등의 의미 외에 새로운 식별
력 있는 관념을 형성하는 것이 아니어서> 등록 거절 결정을 하였습니다. 원고는 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 역시 기각되었습니다. 이에 원고는 특허법원에 심결 취소 소송을 제기한 것입니다.

2. 기술적인 표장이란? 사용에 의한 식별력이란?

• 상표법 제33조 제1항 제3호

  제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

  3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

  ② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표는 상품의 출처를 표시하고 타인의 상품과 구별하는 기능을 수행합니다. 따라서 식별력은 상표의 핵심적인 요소이며, 상표법은 식별력이 없는 표장의 등록을 금지하고 있습니다. 그 중에서도 기술적 표장은 상품의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 설명하는 표장으로, 특정인에게 독점권을 부여할 경우 동종 업계의 자유로운 경쟁을 저해하고 소비자에게 혼란을 야기할 수 있기 때문에 원칙적으로 등록이 거절됩니다.

그러나 예외적으로, 기술적 표장이라 하더라도 장기간 사용을 통해 수요자들에게 특정인의 상품으로 널리 인식된 경우에는 “사용에 의한 식별력”을 인정받아 상표 등록이 가능합니다.

3. 원고 주장

• “GreenBoxes”는 “Green”과 “Boxes”를 결합한 조어로서 독창성을 지닌 상표로, 기술적 표장이 아니며 식별력을 가진다.
• “GreenBoxes”는 사용을 통해 시장에서 충분한 식별력을 취득했으므로 상표법 제33조 제2항에 따라 등록 요건을 충족한다.

4. 피고(특허청) 주장

• “Green”과 “Boxes”의 결합은 지정상품(식품보관용기 등)의 품질과 형상(용기)을 표시하는 기술적 표장으로, 식별력이 없다.
• “GreenBoxes”는 사용에 의한 식별력도 취득되지 않았으므로 상표등록 요건을 충족하지 않는다.

5. 법원 판단

5.1. 기술적 표장 해당 여부

법원은 “GreenBoxes”가 지정상품과 관련하여 다음과 같은 이유로 기술적 표장에 해당한다고 판단했습니다.

• “Green”은 일반적으로 녹색 또는 친환경을 의미하며, “Boxes”는 보통명칭인 상자(용기)를 뜻한다.
• 두 단어의 결합은 지정상품(식품보관용기)의 형상, 품질, 효능을 직감하게 하는 표현으로, 공익상 특정인에게 독점적으로 사용할 권리를 부여하기에 적절하지 않다.

 

5.2. 사용에 의한 식별력 취득 여부

• 제출된 증거만으로는 “GreenBoxes”가 사용을 통해 식별력을 취득했다고 보기 어렵다.
• 상표 사용의 기간, 방법, 광고 효과, 시장점유율 등을 종합적으로 고려했으나, “GreenBoxes” 부분만으로 일반 수요자에게 출처표시 기능을 가진다고 인정할 증거가 부족하다.

6. 시사점

1. 기술적 표장의 공익적 제한

• 상표법 제33조 제1항 제3호는 상품의 품질, 형상 등을 표시하는 표장은 모든 사람이 사용할 수 있도록 공익적 관점에서 등록을 제한합니다.
• 특정인에게 독점권을 부여하면 공정한 경쟁을 저해하고 소비자에게 혼란을 줄 수 있기 때문입니다.

2. 사용에 의한 식별력 입증의 중요성

• 상표법 제33조 제2항에 따라 식별력을 입증하려면 사용 기간, 판매량, 광고 효과 등을 명확히 증명해야 하며, 법원은 이를 매우 엄격히 해석합니다.
• 단순히 상표를 사용했다는 사실만으로는 부족하고, 실질적으로 수요자에게 특정인의 상품으로 인식될 정도의 저명성을 획득해야 합니다.

3. 상표 조어의 판단 기준

• 조어도 구성요소가 지정상품의 속성을 표시한다면 기술적 표장으로 판단될 수 있습니다. 단어의 창의적 결합만으로는 식별력을 확보하기 어렵습니다.
• 중요한 것은 조어 자체가 일반 수요자에게 상품의 품질이나 특성을 직접적으로 연상시키는지 여부입니다.

4. 상표 등록 전략의 필요성

• 상품의 특성을 연상시키는 상표는 기술적 표장으로 판단될 가능성이 높아, 처음부터 독창적이고 식별력을 가진 단어를 사용하는 것이 중요합니다.
• 상표 출원 전, 전문가의 조언을 통해 상표의 식별력과 등록 가능성을 면밀히 검토하는 것이 바람직합니다.
• 등록 거절을 대비하여 사용에 의한 식별력 확보를 위한 전략 수립 및 자료 축적도 중요합니다.
• 상표등록을 위해서는 법원의 판례와 심사기준을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

결론적으로, “GreenBoxes” 사건은 기술적 표장의 판단 기준과 사용에 의한 식별력 입증의 어려움을 보여주는 중요한 사례입니다.

 

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