지리적 명칭(지명)의 상표 등록, 가능할까요?
안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.
지리적 명칭을 상표에 사용하고 싶으신가요?
상표법은 ‘현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표’는 상표등록을 할 수 없다고 규정하고 있습니다(상표법 제33조 제1항 제4호).
1. 왜 지리적 명칭을 상표로 사용하기 어려울까요?
- “현저한 지리적 명칭”은 누구나 자유롭게 사용해야 하는 공공재와 같습니다. 특정 개인이나 기업이 독점적으로 사용하게 되면, 다른 사람들은 해당 지역을 나타내는 일반적인 명칭조차 사용할 수 없게 되는 문제가 발생합니다. 예를 들어, ‘제주’이라는 상표를 특정 기업이 독점한다면, 제주도의 감귤 농가들은 ‘제주 감귤’이라는 명칭을 사용할 수 없게 되어 불공정한 상황이 발생할 수 있습니다.
- “현저한 지리적 명칭”은 누구나 알고 있는 명칭입니다. 그래서 그 명칭이 사용된 상품과 사용되지 않은 상품을 구분하는 힘(식별력)이 없어 상표법상 보호가 어렵습니다.
2. ‘현저한 지리적 명칭’, 어떤 요건으로 판단할까요?
상표가 유명한 지리적 명칭, 약어, 지도 등으로 구성되었고, 사람들이 널리 알고 있는 명칭이면서도 새로운 의미를 갖지 않을 때만 해당 상표법 조항이 적용됩니다.
2.1. 지리적 명칭으로 이루어져야 함
지리적 명칭은 국가 이름, 도시 이름, 유명한 관광지, 고적지 등을 말합니다(예: ‘남대문’, ‘경복궁’, ‘광화문’).
다만 ‘용평 스키’처럼 시설 이름이 유명해도, 지역 이름이 지리적으로 잘 알려진 게 아니면 해당되지 않습니다.
2.2. 사람들에게 널리 알려져 있어야 함 (현저성)
사람들이 잘 알고 있는 명칭이어야 합니다. 이를 현저성이라고 합니다. 특정 개인이 독점적으로 쓰는 것이 공익에 맞지 않을 정도로 유명해야 합니다.
다만 지역이 소수에게만 알려져 있다면, 특정인이 사용할 실익이 인정될 수도 있습니다.
2.3. 식별력이 없어야 함
식별력은 그 상표의 상품이 다른상표의 상품과 식별되는 힘입니다. 어느 상표와 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 거래자나 수요자들이 그 상표에 의하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있을 것인지의 여부로 식별력 유무가 결정됩니다.
3. 상표 불인정 사례
- ‘코리아리서치’: ‘코리아(KOREA)’는 현저한 지리적 명칭, ‘리서치(RESEARCH)’는 관용표장으로, 결합했을 때 새로운 관념을 형성하지 못하여 식별력이 부족하다는 이유로 상표 등록에 실패했습니다. (대법원 1999. 11. 26. 판결)
- ‘장충동왕족발’: ‘장충동’은 현저한 지리적 명칭, ‘왕족발’은 상품의 속성을 설명하는 관용표장으로 보았습니다. 상표 “장충동왕족발+의인화된 돼지 도형“은 식별력이 없다는 이유로 상표권이 인정되지 않았습니다. (대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결)
- ‘조지아(GEORGIA)’: 해당 명칭이 아시아 북서부 국가인 그루지야의 영문 명칭 또는 미국 남동부 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있다는 점을 이유로 들어 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 판시하였습니다(대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011후958 판결).
- ‘사리원’: 북한의 도시 명칭인 ‘사리원’은 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없어 상표 등록이 거절되었습니다. (대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결)
- ‘청담’: ‘청담’은 현저한 지리적 명칭이고, ‘청담수학’은 ‘청담러닝’과 혼동을 일으키지 않아 상표권 침해나 부정경쟁방지법 위반에 해당하지 않는다고 판결했습니다. (특허법원 2021. 9. 9. 선고 2020나1957 판결)
- ZEZU: 현저한 지리적 명칭인 제주의 ‘JEJU’ 또는 ‘CHEJU’와 외관상 차이는 있으나, ZEZU는 일반수요자에게 현저한 지리적 명칭 ‘제주’로 인식되어 호칭, 관념될 수 있으므로 상표 불인정되었습니다(특허법원 2023허11500).
4. 상표 인정 사례
- ‘PIZZA TO GO’: ‘TO GO’가 아프리카 국가 ‘토고’를 연상시킬 수 있지만, 수요자들이 이를 지리적 명칭으로 인식하지 않는다는 점을 입증하여 상표 등록에 성공했습니다. (대법원 1997. 8. 22. 판결)
- ‘서울대학교’: 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 “서울에 있는 대학교”라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념을 형성하고 있으므로, “서울대학교”는 상표등록이 가능합니다. (대법원 판결 2015.1.29. 선고 2014후2283 판결)
- ‘Korea Times Today’: ‘Korea Times’와 ‘Korea Times Today’는 유사한 상표로 인식되어 상표권 침해가 인정되었습니다. (특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017나1407 판결)
- ‘AMERICAN UNIVERSITY’: 단순히 ‘미국’과 ‘대학교’의 조합을 넘어, 워싱턴 D.C.에 위치한 특정 대학교를 지칭하는 새로운 관념을 형성하여 상표 등록에 성공했습니다. (대법원 2018. 6. 21. 판결)
- ‘지평막걸리’: ‘지평’이라는 지리적 명칭이 막걸리의 산지로 인식되어, 소비자들에게 특정 막걸리 브랜드로 인식된다는 점을 인정받아 상표권을 획득했습니다. (특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8114 판결)
5. 지리적 명칭 상표 등록, 혼자 고민하지 마세요!
판례도 일관적이지 않고, 기준도 모호해서 더욱 혼란스러우시죠?
지리적 명칭의 상표 등록은 쉽지 않습니다. 유사한 사례라도 등록 가능 여부가 다르게 판단되는 경우가 많습니다.
전문가의 도움이 반드시 필요한 이유입니다.
헬프미에 맡기시면 서울대 법대, 대형로펌 출신 박효연 변리사/변호사(사시 48회)가 이끄는 상표팀이 면밀히 검토해드립니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 상표 등록 가능성을 높여드립니다.
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