안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.

헬프미 법률사무소가 전해드리는 오늘의 이야기는 오리온의 최고 히트 상품 중 하나인 ‘포카칩’에  얽힌 상표 분쟁입니다.

이를 통해 상표 불사용 취소 심판에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 사건의 배경

감자칩이라고는 농심 ‘포테토칩’ 밖에 없었던 1988년 7월, 오리온 ‘포카칩’이 등장했습니다. (1989년, 오리온은 ‘포카칩’과 ‘포카’ 상표를 모두 등록했지만, 실제로는 ‘포카칩’만 사용하고 ‘포카’는 별도로 사용하지 않았습니다.) 포카칩은 1994년 감자칩 시장 1위를 차지하는 등 꾸준한 사랑을 받으며 대표 갑자칩으로 자리매김했죠. 

하지만 ‘포카칩’의 성공 가도에 예상치 못한 암초가 등장했습니다. 2004년, 롯데제과에서 감자칩 ‘포칸’을 출시하였습니다. 

오리온은 ‘포칸’이 ‘포카칩’과 유사하여 소비자들에게 혼란을 줄 수 있다는 이유로 2003년 법원에 부정경쟁행위금지 가처분 신청, 상표등록무효청구를 하였습니다. 오리온 측은 “‘포카칩’은 ‘포카’와 ‘칩’이 합쳐진 단어이며, ‘칩’은 감자칩 과자에서 흔히 쓰이는 표현이므로 ‘포카’ 부분에 식별력이 있다”고 주장하며, 롯데제과의 ‘포칸’ 출시는 부정경쟁행위에 해당한다고 강조했습니다.

이에 질세라 롯데제과는 특허심판원에 오리온의 ‘포카’ 상표에 대해 “상표등록 후 3년 이상 국내에서 사용하지 않았으므로 등록을 취소해야 한다”는 심판을 청구했습니다. 이와 같은 청구를 상표 불사용 취소 심판 청구라고 합니다.

 

2. 상표 불사용 취소 심판이란?

상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항. 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다 제3호. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

상표는 등록하는 것이 끝이 아닙니다. 이후 성실하게 사용해야 합니다. 상표권자라 하더라도 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 않으면, 타인의 청구로 해당 상표 등록이 취소될 수 있습니다. 이는 상표권 남용을 방지하고, 제3자가 해당 상표를 사용할 수 있도록 보장하기 위한 제도입니다.

 

3. 불사용 취소 심판의 요건은?

불사용 취소 심판 청구가 인용되려면 1) 상표권자 및 사용권자 어느 누구도 2) 등록상표를 지정상품에 3) 정당한 이유 없이 4) 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않는 경우이어야 합니다. 이 사건에서는 4)와 관련하여 오리온이 ‘포카칩’을 과자에 사용한 것을 ‘포카’를 사용한 것과 동일하게 볼 수 있느냐가 쟁점이 되었습니다.

 

4. 법원의 판단

4.1. 1차 – 특허심판원의 판단

특허심판원(2005. 6. 1. 2004당1275호)은 롯데제과의 주장을 받아들였습니다. 이에 반발한 오리온은 “‘포카’도 ‘포카칩’과 같은 상표로 계속 사용한 것으로 봐야 한다”며 특허법원에 소송을 제기했습니다.

 

4.2. 2차 – 특허법원의 판단

특허법원(특허법원 2005. 12. 1. 선고 2005허5730 판결)은 ‘포카칩’과 ‘포카’가 동일한 상표가 아니라고 판단했습니다. 주요 이유는 ‘포카칩’에서 ‘칩’ 부분이 단순한 부가적 요소가 아니라는 점이었습니다.

• 결합상표의 구성: 상표가 결합상표로 구성된 경우, 특정 부분이 상표 전체 구성에 미치는 영향이 미미해야 동일한 상표로 인정됩니다. 특허법원은 ‘포카칩’의 ‘칩’이 단순한 부가적 요소가 아니라고 보았습니다.
• 일체 불가분적 결합: ‘포카칩’은 ‘포카’와 ‘칩’이 간격 없이 결합된 형태로 쓰이며, 발음상으로도 하나의 단위로 인식됩니다. 따라서 이를 분리된 상표로 보기 어렵다는 입장이었습니다.
• 사용 실태: 오리온제과는 ‘포카칩’이라는 브랜드로 제품을 판매했지만, ‘포카’는 별도로 사용하지 않았습니다. 이에 따라 특허법원은 ‘포카’ 상표가 3년 이상 사용되지 않았다고 판단했습니다.
• 결론적으로 특허법원은 롯데제과의 주장을 받아들여 ‘포카’ 상표가 불사용으로 취소되어야 한다고 판결했습니다.

 

4.3. 3차 – 대법원의 판단

대법원(대법원 2006. 10. 26. 선고 2006후53 판결)도 특허법원의 판단을 지지하며, ‘포카’와 ‘포카칩’은 동일한 상표가 아니며 독립적으로 취급해야 한다고 판시했습니다.

• 상표 사용의 동일성 기준: 대법원은 상표법 제73조 제1항 제3호에 근거해, 상표 사용은 등록된 상표와 동일한 형태로 사용된 경우에만 인정된다고 했습니다. 식별력이 없는 부분을 결합하여 사용하더라도 전체 구성과 의미가 달라지면 동일하다고 볼 수 없다는 입장입니다.
• 상표 구성요소의 역할: 대법원은 ‘포카칩’의 ‘포카’와 ‘칩’이 하나의 결합상표로 인식되며, ‘칩’ 부분이 단순 부가적 요소로 인식되지 않는다고 보았습니다. 이에 따라 ‘포카칩’은 ‘포카’와는 별개의 상표로 인식됩니다.
• 소비자 인식 및 호칭: 대법원은 소비자가 ‘포카칩’을 하나의 단어로 인식하고 사용하며, 이를 ‘포카’와 ‘칩’으로 나누어 부르지 않는다는 점을 강조했습니다.
• 이러한 이유로 대법원도 ‘포카칩’ 상표 사용이 ‘포카’ 상표의 사용으로 볼 수 없으며, 따라서 ‘포카’ 상표는 불사용으로 인해 취소되어야 한다고 판결했습니다.

 

5. 상표 불사용 취소 심판, 헬프미의 손을 잡으세요.

상표 불사용 취소 심판은 상대방 상표의 사용 여부를 입증하는 것이 핵심입니다. 따라서 승소를 위해서는 관련 자료 수집 및 분석, 법리적 주장 구성 등 꼼꼼한 준비가 필수적입니다.

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