유명브랜드를 연상시키는 명칭으로 상표 등록, 법적문제는 없을까요?
어? 프라다가 치킨도 팔아?
나날이 더워지는 요즘, 저녁이면 배달 음식 소리로 집 주변이 소란스러워지는데요. 나도움(가명)씨도 마찬가지였죠.
코로나로 예전처럼 친구들과 함께 즐길 수는 없지만, 집에서 조용히 즐기고자 동네 치킨집을 찾아봅니다. 그런데 문득 명품 브랜드가 떠오르는 치킨집이 있네요.
발음도 유사하고, 전체적인 톤도 검은색을 택해서 은연중에 명품 브랜드가 연상되는 그 치킨 말이죠. 나도움(가명)씨는 ‘이거 상표권에 문제가 되지 않나?’며 궁금해집니다.
그리고 집에서 가족과 함께 얘기하면서 각각 의견이 갈리는데요. “재미있지 않냐, 누가 실제로 프라다가 치킨을 판다고 오해를 하겠어요?” 하는 쪽과 “브랜드 가치를 키워 온 쪽에서는 무임승차로 기분 나빠할 수 있다, 상표권 침해 아닐까?”는 가족간의 작은 설전이 벌어졌고요.
이처럼 양쪽 다 일리가 있다고 생각하면서도 상표권에 궁금해지는 부분이 많아집니다. 과연 유명 브랜드를 연상시키는 명칭으로 상표를 등록하는 것에는 법적인 문제는 없을까요?
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| * 상표등록 헬프미에서는 상표출원과 심사, 유지, 변동에 관한 내용을 중점으로 서비스하고 있습니다. 민사, 형사 소송에 관련된 사항은 서비스하고 있지 않은 점, 양해 부탁드립니다. |
상표권의 취지,
범위와 권리
우선 구체적인 사실에 들어가기에 앞서 기본적으로 상표에 관해 알아봐야겠죠?
상표는 자신의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해 사용하는 기호, 문자, 도형, 색채, 홀로그램이라고 생각하는 것이 보통일 텐데요. 이런 일반적인 인식 외에 소리, 냄새, 동작도 상표 범위에 포함될 수 있다고 합니다(「상표법」 제2조 제1호, 제2호).
또한 상표권은 특정 상표를 독점적으로 사용하는 권리이자 국가에서 상표권을 보호해 줌으로써 상표권자가 브랜드 가치를 지속해서 유지·발전하도록 유인을 제공하는 것이라 할 수 있어요.
상표권자가 상품 개발·연구·홍보에 들인 비용을 회수하려면 반드시 자신의 제품이 타사 제품과 구별이 되어야 하고 그렇지 않다면 사업을 포기하고 접기 쉽겠죠.
우수한 기술을 가진 기업이 시장에서 철수하게 되면 국가적 차원에서도 손해입니다. 그래서 국가에서 「상표법」을 만들고, 특허청을 전담 부서로 두어 상표권을 보호하는 것이에요.
상표권 분쟁이 일어나는
현실적 이유
관련 법으로 「상표법」이 있고, 전담 부서로 특허청이 있는데도 현실적으로 상표권 분쟁은 심심찮게 일어나고 있습니다. 왜 그럴까요?
그 이유는 우선 마케팅 측면에서 유명 브랜드를 연상시키는 명칭을 사용하는 것이 합리적이기 때문이죠.
여기서 말하는 합리적이란 구체적으로, 업체는 톡톡한 홍보 효과와 신뢰도 편승을 기대할 수 있습니다.
이미 사람들에게 유명한 브랜드를 연상시키는 명칭을 사용하면 새로운 상표를 홍보하는 것과 비교했을 때 홍보 비용이 적게 들 수밖에 없어요.
일반·군중에게 새로운 것을 뇌에 입력하고 기억하는 것보다 이미 알고 있는 것과 관련된 것을 연상 또는 기억하기가 더 쉽죠.
또한, 기존 유명 브랜드는 품질 관리나 고객 관리, 대응 등으로 소비자들에게 신뢰를 높이 쌓아 놓았는데요. 이렇게 기존 브랜드가 쌓은 신뢰에 편승할 수 있지요.
그 결과로 유명 브랜드를 연상시키는 명칭으로 상표를 등록하면 소비자는 동일 업체에서 만든 제품 또는 서비스라 생각하고 구입으로 이어집니다.
사례 1 :
버켄스탁 vs 버켄스탁 스포츠
실제로 유명 브랜드가 연상되는 명칭 때문에 상표권 분쟁이 있다고 말씀을 드렸는데요. 실제 사례들을 살펴보고, 법적 문제 여부를 함께 살펴보도록 하죠.
지난해 11월, 특허법원은 버켄스탁사(社)와 버켄스탁스포츠 상표권자 간의 분쟁에서 버켄스탁사의 손을 들어줬습니다.
버켄스탁사는 코르크 소재의 샌들로 유명한 회사이지요. 그런데 어느 날 후발 기업이 ‘버켄스탁 스포츠’라는 상표를 등록하고 티셔츠를 제작하기 시작했죠.
이러한 사실을 안 원 상표권자 버켄스탁사는 본인의 상표권이 침해되었다고 주장했고, 버켄스탁 스포츠는 원 상표(버켄스탁사)는 샌들·신발에 사용될 뿐이지 의류에는 사용되지 않으므로 적법한 사용이라 주장했는데요.
다시 본론으로 들어와 위 사례와 관련하여 법원의 판단은 신발과 티셔츠는 상품류 분류에서 동일한 상품류로 묶이고, 현실에서도 의류와 신발은 동일 업체에서 생산·판매하는 경향이 있다는 점에서 버켄스탁사의 손을 들어주었습니다.
나아가 관련 티셔츠에서 ‘스포츠’라는 글자가 매우 작게 쓰여 있거나 아예 쓰지 않아서 버켄스탁과 동일·유사했던 점도 고려됐고요.
사례 2 :
삼성그룹 vs 삼성제약 SINCE 1929
다른 사례도 봐 볼까요?
삼성그룹은 삼성제약의 상표 삼성제약 SINCE 1929를 대상으로 소송을 제기했습니다. 그 배경을 살펴보면, 삼성제약이 예전에는 한자나 기업의 CI를 함께 써서 삼성그룹과 구별되어 문제가 되지 않았죠.
그러나 삼성제약이 한자를 빼고 한글과 영어만 쓰자, 삼성그룹에 소속된 회사로 소비자들이 오인할 수 있다면서 삼성그룹이 문제를 제기했어요.
삼성제약은 삼성그룹의 제약사업은 삼성바이오 또는 삼성상회보다 더 오래된 회사이며, 삼성이란 이름은 쓴 역사도 더 길다고 응수했습니다.
이에 특허법원은 삼성그룹의 제약사업은 삼성바이오 또는 삼성바이오로직스로 인식되는 반면, 삼성제약은 삼성제약 또는 삼성팜으로 인식된다고 하면서 삼성제약의 손을 들어줬는데요.
판단 기준 중 하나가 분쟁이 일어난 상표가 동일한 산업 영역 또는 상품 영역 인가였는데 삼성그룹도, 삼성제약도 제약업계에서 사업을 하고 있어서 비교적 민감한 사안이었죠.
또한 양쪽의 상표가 얼마나 동일·유사한지, 소비자가 혼동할 수 있는지도 법원이 판단하는데 기초가 되었습니다.
유명 브랜드를 연상시키는 명칭,
상표 등록할 수 있을까?
위 두 사례의 판단 기준을 조금만 비틀어서 생각해 본다면 ① 유명 브랜드가 연상되더라도 원 상표를 사용하는 업체와 분명히 다르다고 일반 소비자들이 인지하고 있으며, ② 상표가 동일하지 않고, ③ 동일 업종에서 사용하거나 유사한 종류의 상품에 쓰이지 않는다면 상표등록이 가능하지 않을까는 의문이 들기도 해요.
하지만, 현실적으로 이를 인정하기에는 위험이 상당히 큽니다. 우선 특허청에서 상표출원 자체가 거부될 수 있죠.
선출원 상표권자가 있다면 이후에 상표를 출원한 사람은 「상표법」 제34조 제1항 제7호 내지 제9호 에 따라 상표등록을 받을 수 없다면서 거부할 수 있고, 어찌해서 상표등록이 되었다고 하더라도 최근 저작권을 비롯해 상표권에 관한 일반 대중의 인식도 높아져 오히려 부정적 인식만 높아지는 역효과가 날 수도 있습니다.
또한, 상표권 침해가 인정되지 않더라도 부정경쟁방지법 위반으로 처벌될 가능성이 있기에 살얼음을 걷는 운영이 될 수 있죠.
따라서 애초에 문제 발생을 최소화하고 본인만의 브랜드를 갖고 싶다면 상표검색이나 이 분야의 전문가에게 맡기셔서 진행하시는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.
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「상표법」 침해가 아니어도
「부정경쟁방지법」 위반 가능성 커
「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 「부정경쟁방지법」) 제2조 제1호 가목 내지 다목에 해당이 된다면 부정경쟁행위로 인정될 수 있어요.
국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상표, 상품의 용기·포장, 간판이나 실내 장식 등이 동일하거나 유사한 것을 사용하면 해당할 수 있죠.
관련 법은 인해 타인의 상품이나 영업상 활동과 혼동하게 하는 것을 규제하는 취지이기에 「상표법」침해는 피했더라도 「부정경쟁방지법」 위반을 유명 브랜드사에서 주장할 수 있습니다.
일례로 2010년 노래방 상호로 버버리를 사용한 한 가게를 영국의 BURBBERY사(社)가 문제를 제기하여 법원에서 배상금을 지급하라는 판단이 있었어요.
“나는 그럴 의도가 아니었는데..” 분명 억울하게 문제 제기가 되어 송사에 휘말리는 경우가 있다. 이러한 문제를 애초에 만들지 않기 위해서는 초기 상표출원 전 조언을 받는 등의 철저한 준비가 필요하다.
셀프 상표등록,
괜찮을까?
자, 이제 정리해 볼게요.
유명 브랜드를 연상시키는 상표를 등록하는 것은 나름 합리적인 이유가 있습니다. 마케팅 측면에서 홍보 효과를 누릴 수 있고, 소비자들이 이미 인식하고 있는 좋은 평판에 편승할 수 있기 때문이죠.
그러나 유명 브랜드가 연상되는 명칭으로 상표등록을 하면 우선 특허청에서 거부될 수 있습니다. 만약 등록하더라도 관련법에 위반되어 피소될 수 있고요.
원 상표권자로서는 본인의 권리를 침해당함은 물론, 재산적 피해와 이미지 실추 등으로 소송을 진행할 수 있죠.
상표권자가 상품 개발, 연구, 홍보에 들인 비용을 회수하고 더 큰 사업을 운영하기 위해서는 반드시 자신의 제품이 타사 제품과 구별이 되게 표창(標唱)되어야 하고 이를 판단함에는 유사성, 동일성, 업종과 상품의 연관성도 함께 고려되며, 일반인들이 구별할 수 있는지도 중요한 요소로 작용합니다.
따라서 내 상표가 유명 브랜드 상표에 해당하는지는 일률적으로 말할 순 없고, 해당 사안에 따라 구체적·종합적으로 검토해야 하죠.
사업을 진행하면서 상표등록을 떼어놓고 생각하기란 어렵습니다. 그리고 요즘에는 인터넷의 발달로 “셀프상표등록”이라는 단어만 처 보더라도 수많은 글들과 상표등록 절차에 관련한 글들을 확인할 수 있는데요.
그리고 해당 내용을 잘 이해하고 응용할 줄 안다면 관련 글들을 통해 특허청으로 서류를 접수할 수 있습니다(다만, 실무상 거절이유 통지서를 받는 경우가 더 많고, 기간도 8개월 이상 걸리는 일이라 다시 그 시간을 할애해서 한다는 건 비용적으로나 시간적으로 비효율적이에요).
하지만, 상표권 출원은 상표등록과정의 한 부분이며 상표심사과정과 상표권의 출원 이후에도 유지·권리변동 등의 다양한 변수를 만날 수 있고 이를 상황에 따라 실무적으로 풀어나가려면 결국 상표권을 잘 아는 사람의 조언이 필요합니다.
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