상표권 등록 했어도 꾸준히 관리해야 하는 이유! ‘위조상표’에 대하여
영업 이익과
상표 가치를 지켜야 할 때
2020년 특허청의 자료에 따르면 최근 5년 동안 온라인 위조상품에 의한 피해 제보 건수가 3배나 급증했습니다. 2016년 4,000여 건에서 2020년에는 12,000여 건으로 늘어난 것인데요.
특히 COVID-19(코로나 19)로 비대면 거래가 활발해지면서 온라인 쇼핑에서 위조상표 문제가 급증하는 것으로 나타났습니다.
그리고 K-브랜드 가치가 높아지면서 해외에서의 상표 도용 피해도 늘고 있는데요. 2021년 5월 국회 산업통장자원 중소벤처기업위원회 소속 의원은 특허청의 자료 등을 분석한 결과 중국에서 상표가 도용된 피해 기업은 2,753곳, 전년 대비 245%나 증가했다고 밝혔죠.
또한 상표 도용 사례도 3,457건으로 전년 대비 133% 증가했습니다. 피해 기업은 여러분도 잘 아시는 파리바게뜨, 네파, 풀무원 등 유명 프랜차이즈도 해당이 되었고요.
이처럼 위조상품은 정당한 상표권자에게 단지 금전적인 피해뿐만이 아니라 기업 이미지, 나아가 수많은 거래 당사자들에게 피해를 줍니다.
따라서 이번 글에는 위조상품에 대응하는 방법은 어떤 것이 있을지 살펴보도록 할게요. 우리 판례 중 상표를 등록했다고 해서 반드시 손해배상을 받을 수 있는 것은 아니라고 보고 있는 사례도 있기에, 왜 그런 판결이 나왔는지 왜 상표를 등록했더라도 꾸준히 관리해야 하는지 그 이유를 함께 보시죠.
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* 헬프미는 상표권 출원, 관리, 유지를 전문으로 진행하고 있으며 민·형사상 소송은 진행하고 있지 않은 점 양해 부탁드립니다.
위조상품의 개념과 특징
상표법 제108조와 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호를 종합해 보면, 위조상품은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
‘타인이 정당하지 않게 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 상표권을 침해하는 상품‘이라고 말이죠.
위조상품은 진품 상품을 똑같이 베끼기도 하지만, 교묘하게 변형하기도 하는데요. 언뜻 봐서는 진품인 것처럼 일부 철자를 비슷한 다른 철자로 바꾸거나, 도안을 약간 수정합니다.
일반적으로 유명상표는 정상적인 유통경로를 거치죠. 면세점, 백화점, 또는 직매장이나 대리점을 통해서 말이에요. 그러나 위조상품은 가판대, 지하상가 중 일부 매장, 일부 오픈마켓과 온라인 쇼핑몰에서 판매되고 있죠.
따라서 진품보다 가격이 지나치게 싸거나 정식 유통경로를 거치지 않는 경우라면 위조상품을 의심해 보는 것이 좋습니다.
기업에서 많은 시간과 공을 들여 많든 제품과 이미지가 한순간에 무너질 수 있다.
위조상품으로 발생하는 피해
(1) 일반소비자
품질이 조잡하여 결과적으로 제품 수명이 짧거나, 안전기준을 충족하지 못해 소비자의 신체에 상해를 입힐 수 있어요.
특히 의약품이나 식품의 경우, 기준치 이상의 유해 물질을 함유하고 있거나 유통기한을 조작한 위조상품 사례를 뉴스로 많이 보셨을 겁니다.
(2) 상표권자
상품 개발과 연구에 들어간 비용을 회수하는데 지장을 받아요. 그 결과, 기업의 상품 개발 의욕이 위축되어 산업 발전을 저해할 수 있습니다. 또한, 위·변조 기술 도입 등으로 생산 비용이 늘어나는 부담을 안게 되기도 하죠.
(3) 국가
국제 무역에서 지식재산권(IRP)이 강조되고 있는데요. 위조상품은 지식재산권을 침해하여 분쟁을 일으킬 수 있습니다. 나아가, 국가 이미지와 상품에 대한 신뢰도를 떨어뜨리는 결과가 발생하기도 해요.
대체로 선진국이 지식재산권에 우위를 갖고 있어서 통상압력이 심해지는 요인이 되기도 하죠.
위조상표 침해 대응법
(1) 위조상품 신고
위조상품을 제조, 판매하는 자를 특허청 위조상품 신고센터에 신고할 수 있습니다.
타인의 등록상표, 저명상표를 무단 도용하여 위조상품을 만드는 행위는 상표법 제108조 위반으로 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금의 대상이 되기도 하고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따라 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금이 부과되어요.
(2) 법정손해배상 청구
상표법 제111조(구법 제67조의2)를 근거로 본인이 입은 피해의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있습니다(과실로 상표권·점용사용권을 침해한 경우 1억 원 이하의 범위 내, 고의로 침해한 경우에는 3억 원 이하의 범위).
이때 사안에 따라 피해를 입은 쪽(상표권자)에서 그 손해가 어느 정도인지 증명해야 하는 경우도 있기에 피해가 누적되기 전 빠른 시일 내에 증거자료들을 모으고 신고를 하는 것이 그나마 피해를 더는 방법이죠.
▶ 이외에 ‘짝퉁상표’에 대한 자세한 내용들을 여기에 담았습니다. 함께 읽어봐 주세요!
상표권을 등록했어도
지속적인 관리가 필요한 이유
(1) 법원의 판단
[대법원 2016.9.30. 선고, 2014다59712 판결]에서 상표권을 등록했어도 꾸준히 관리해야 하는 이유를 알 수 있어요.
사례에서 상표권자는 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았고, 위조상품을 만든 피고(침해자)는 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지 않고 있었으므로 손해가 발생하지 않았다고 주장했죠.
재판 결과, 법원은 피고(침해자)의 손을 들어 줬는데요. 상표법 제11조의 취지가 상표권의 침해 사실만으로는 손해의 발생에 대해 법률상 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한데도 손해배상의무를 인정하려는 것은 아니라고 봤습니다.
또한, 피고가 손해 발생을 부정하는 사정을 증명하였고, 상표가 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표 침해행위가 있는 등의 구체적인 사정이 있어야 하는데 그러한 구체적인 피해 사실이 없었으므로 손해배상도 인정되지 않는다고 판단했어요.
상표등록도 중요하지만, 이후에 어떻게 관리해 나가냐에 따라 본인의 권리를 구제받을 수도 그렇지 않을 수도 있다.
(2) 꾸준한 관리가 필요한 이유
상표를 등록했다고 해서 반드시 모든 경우에 상표권을 보호받는 것은 아닙니다. 상표를 사용해야 하고 지속적인 관리가 필요한 것이죠. 그래야 상표법을 근거로 한 손해배상도 요구할 수 있어요.
더욱이 손해배상청구의 금액이 앞서 살펴보았던 것처럼 한정되어 있고 상표권침해는 시간이 지남에 따라 그 피해가 걷잡을 수 없이 커지기에 가능한 한 빨리 상표권 침해행위를 적발하고 시정해야 하죠.
또한 앞서 설명해드린 위조상품 신고를 하더라도 상표권자가 입은 피해가 바로 복구되는 것은 아닙니다.
일정 절차와 피해액을 산정해야 하는 경우도 있고 포상제도를 통해 일정 부분은 피해를 복구할 수 있다고는 하지만 이때도 요건과 절차를 밟아야 하고 그 조건을 충족시킨다는 보장도 없어요.
따라서 상표를 등록했다고 해서 그것으로 끝나는 것이 아니라 꾸준한 관리가 필요한 이유입니다.
상표권을 등록 후,
관리 방법에는 어떤 것이 있을까요?
이제 상표권을 등록만 한다고 끝이 아니라 지속적인 관리도 중요하다는 사실을 아셨을 텐데요.
기본적으로 상표권은 본인의 업무와 관련하여 타인과 구별되는 식별력이 있고 이것을 토대로 개인 사업의 브랜드와 이미지, 신용 등을 위해 꼭 필요한 절차이며 국가에서는 이를 보호하고 있죠.
하지만, 상표권의 권리 기간은 10년으로 이때마다 갱신한다면 반영구적으로 독점할 수 있기에 안일하게 단지 이 기간 연장에만 집중하시는 경우가 많습니다.
여기서 알아두셔야 할 점이 3가지 정도로 꼽을 수 있는데 첫째, 관련법에 따라 상표를 등록해 놓고 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않는다면 상대방은 해당 상표를 ‘불사용 취소심판’을 통해 취소를 할 수 있어요.
둘째, 본인의 상표와 유사한 상표가 등록되는지 확인하셔야 합니다. 이를 초기에 확인하지 않는다면 기껏 쌓아 올린 기업의 신용과 이미지, 직접적인 이익의 측면에서도 피해가 눈덩이처럼 불어나게 되죠.
셋째, 상표가 보통명사화 되는 것을 미리 방지하는 겁니다. 특히, 이러한 상황은 특허로 발명한 물건이나 음식에 해당이 되는데요.
그 대표적인 예로 아스피린, 호치키스, 초코파이, 샤프 등을 들 수 있습니다. 이를 방지하고자 사전에 상표를 출원할 때 상품명과 함께 상표를 등록하는 방법을 할 수 있겠죠.
꾸준한 상표 관리만이
수익을 지키는 길
막상 문제가 닥쳤을 때 일을 해결하는 것보다 미리 문제가 발생하지 않게 방지하는 것이 최선이라는 사실은 지극히 당연한 말입니다.
하지만 갑작스럽게 일이 닥친다면 뭐부터 해야 할지 걱정부터 앞서실 텐데요. 이때 하시는 방법은 우선 경고장(공시송달)을 보내 상대방을 압박하고 그래도 문제가 해결되지 않는다면 이를 근거로 민사상 손해배상과 형사소송으로 진행해야 하는 수고스러움이 있죠.
그리고 소송 등을 통해 본인의 정당한 권리를 보호받으려면 앞에서 살펴보신 대로 꾸준한 상표 관리만이 대표님의 권리를 지키는 것입니다.
상표등록까지의 오랜 시간 동안 노력을 기울여 온 것만큼, 이후에 이 권리를 침해받지 않기 위한 지속적인 모니터링과 기간 연장기한 준수 등의 철저한 관리만이 대표님의 소중한 상표를 지킬 수 있어요.
따라서 상표권의 출원부터 이후 관리까지 한 번에 할 수 있고, 각종 실무적 팁들을 함께 공유할 수 있는 ‘함께 성장할 수 있는’ 파트너가 필요한 때가 아닌지 고민이 필요한 시기입니다.
▶ 상표권 상 지정상품은 많을수록 좋은 걸까? 실무자의 권리 범위 설정 팁!
