상표법상 식별력이 없어 등록받을 수 없다고? 확인하세요!
상표법에서 말하는 상표와
식별력?
상표법상 상표란 ‘자기의 상품과 타인의 상품(서비스, 서비스 제공에 관련된 물건 포함)을 식별하기 위하여 사용하는 표장’을 말한다고 하는데요.
표장은 문자뿐만이 아니라 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램, 동작 또는 색채 등으로 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위해 사용하는 모든 표시를 말합니다.
즉, 상표는 사업자가 생산한 상품 또는 서비스를 타인의 상품, 서비스와 구별하기 위해 사용하는 특유의 표시를 말하고 이는 기호, 문자, 홀로그램 등 다양한 요소들이 결합한 형태로 사용되죠.
이처럼 상표는 생산자의 물건과 타인의 물건을 구별하게 하는 것이 가장 중요한 기능이므로 식별력이 없으면 상표로서 보호받지 못하는데요.
또한 상표는 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 기능이 있습니다. 수많은 상품 중 누가 만든 상품인지, 어느 회사 물건인지를 식별할 수 있게 해주죠.
나아가 상품이나 서비스를 사용해서 얻은 경험, 정보나 느낌을 소비자들에게 전달하는 기능까지도 있기에, 소비자의 입장에서 상품에 대한 탐색 비용을 줄일 수 있게 되고 관련 상품을 통해 기업의 이미지까지 생각하게 되는데요.
결국 상표의 중요성과 여러 기능성은 아무리 강조를 해도 지나치지 않다는 것을 알 수 있죠.
그러면 상표법상 다른 기업 또는 상품과 구분을 할 수 있는 식별력을 어떻게 구분하는지 확인해 보도록 할게요!
지금도 문제가 되는 상표법상 ‘식별력’ 문제, 아래에서 확인해보자. ▼
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※ 실례로 보는 상표 식별력 문제
국내 치킨 브랜드 프OO은 해외 패션 브랜드 PRADA로부터 상표에 대한 이의제기를 받았는데요. 프OO은 이름도 비슷하지만, 포장도 PRADA 명품 가방과 유사하게 생겼죠. 프OO 측은 상품이나 업종이 달라서 상표가 혼동될 가능성이 없고 식별력에도 영향이 없어 법적으로 문제없다는 취지의 답변을 보내고 마무리된 사건이 있었는데요. 이와 유사해 보이는 루이뷔통닭(LOUIS VUITON DAK)은 루이뷔통이 제기한 소송에서 패소하여 배상금을 물게 된 사례도 있습니다. |
소비자 신뢰를 끌어내는 브랜드의 힘.
상표의 식별력이 갖는 인지도와 신뢰
상표는 상품의 생산자가 누구인지 바로 구별할 수 있고 상품 선택을 유용하게 하는 기능이 있으므로 생산자로 하여금 좋은 품질을 유지하는데 지속해서 투자하고 노력을 하게 하죠.
이처럼 식별력은 상표의 본질적 기능이자 식별력이 있기 때문에 출처를 구별할 수 있고, 상품을 구별할 수 있고, 생산자는 상품에 대한 신뢰와 인지도를 쌓을 수 있는데요.
축적된 브랜드 인지도와 신뢰는 강력하면서 편리한 것이어서 소비자는 특정 상표가 붙어 있는 제품에 대해서는 사용해본 경험이 없이도 신뢰하고 쉽게 구매를 결정하게 됩니다.
그러면, 식별력이 인정될 수 없는 상표는 어떤 것이 있을까요?
▶ 상표는 문자나 그림만 가능할까요? 냄새, 소리, 홀로그램까지 상표의 종류를 확인하세요!
비록, 똑같은 물건일지라도 상표가 어디 것이냐에 따라 선택이 달라진다.
‘식별력’은 단계별로 나뉩니다!
일반명칭, 기술적, 암시적, 임의적(자의적), 신조어 상표 구분
상표는 식별력의 정도에 따라 식별력이 없는 일반(보통) 명칭 상표, 기술적 상표, 암시적 상표, 임의 선택 상표, 그리고 식별력이 가장 강한 신조어 상표로 구분됩니다.
참고로 암시적 상표, 임의 선택 상표와 신조어 상표는 식별력이 인정되어 상표등록을 받을 수 있으나, 일반 명칭 상표와 기술적 상표는 식별력이 인정되기 어려워서 상표등록이 거절되죠.
1. 일반명칭상표
일반명칭상표, 보통명칭상표라고도 합니다. 이는 상표로 쓰인 단어가 상품의 종류 전체를 의미하는 보통 명사인 경우를 말해요.
예를 들면, 팝콘의 상표가 POPCORN인 경우와 샴푸의 상표가 SHAMPOO 인 경우를 들 수 있죠. 이러한 명칭은 상품을 구별할 수 있는 즉, 출처를 표시하는 기능이 없어 식별력이 없고 보통 명사로 누구나 사용하는 단어이므로 특정인에게 독점적이고 배타적인 사용권을 준다는 건 공익과 형평에 맞지 않죠.
일반명칭상표는 처음부터 보통명사라서 전혀 식별력이 없는 경우가 대부분이지만, 처음엔 식별력이 없는 상표였으나 이후 식별력을 상실하여 일반 명칭화 된 사례도 있습니다.
처음 제품이 나왔을 때, 특허받은 상품의 명칭으로 일정 기간 독점적으로 사용되다가 특허권이 종료되면서 일반 명칭이 되는 경우가 그러한데요.
ASPIRIN, YO-YO, ESCALATOR 등이 이에 해당합니다. 아스피린, 요요, 에스컬레이터가 바로 그것이죠.
또 다른 경우는, 어떤 상품이 너무 널리 알려져서 독보적인 지위를 차지하거나, 너무 유명해져 경쟁 상품이 없는 경우, 특정 상품의 대명사로 인식될 수가 있습니다.
스테이플러 = 호치키스 라고 다들 생각하시듯이 말이죠. 그러나 보통 명칭화가 되었는지는 같은 상표라도 국가마다 다를 수 있는데요. ‘JEEP’은 우리나라 대법원에서 보통 명칭이라고 하였으나 미국에서는 식별력이 있어 상표로 보호되고 있죠.
2. 기술적 상표
기술적 상표는 상품, 서비스의 성질이나 특징을 직접적으로 서술하고 설명하는 단어를 상표로 사용하는 것입니다.
기술적 상표는 식별력이 없어서 상표로 등록되지 못하는데요. 이를테면, 설탕의 상표명이 SWEET인 경우가 여기에 해당하죠.
기술적 상표는 상품의 출처가 아니라 상품의 설명으로 인식됩니다. 경쟁업체의 입장에서는 자신들이 생산하는 동종 상품을 설명, 광고하려면 해당 단어를 쓸 수밖에 없는데요.
만약 상표로 인정되어 앞서 살펴봤듯이 특정인이 독점적, 배타적으로만 사용하게 된다면 이 또한 불공정하고 형평에 어긋날 수밖에 없죠.
3. 암시적 상표
암시적 상표는 상표의 사전적 의미가 상품, 서비스의 성질이나 특성을 암시적, 상징적으로 드러내는 상표를 말합니다.
암시적 상표는 원칙적으로 식별력이 있기에 상표 등록이 가능한데요. 문제는 상표가 상품을 암시적으로 표현하는지, 기술적으로 표현하는지 구분하는 게 매우 애매하다는 것이죠.
예를 들자면, 경비업체의 상표가 Security 라면 기술적 상표가 되지만, Safety-Zone 이라면 암시적인 상표가 될 수 있어요.
4. 임의적(자의적) 상표
임의적 상표란 상표의 사전적 의미가 상품의 성질이나 특성과 아무런 관계가 없는 상표를 말합니다. 한마디로, 전혀 매치가 안된다는 느낌을 준다면 이 경우에 해당되는데요.
상표로 쓰인 단어는 오직 출처 표시만을 목적으로 임의적 선택을 한 것이기 때문이죠. 임의적 상표는 식별력이 높아 상표로 등록됩니다.
여기서도 대표적인 예를 들어야겠죠? 소프트웨어기업의 상표 APPLE이 대표적으로 임의적 상표에 해당해요.
만약 위스키의 상표를 ROSE 이라고 한다면 이 또한 임의적 상표가 될 수 있죠.
5. 신조어 상표
신조어 상표는 식별력이 가장 높은 상표입니다. 상표로 쓰인 단어는 사전적 의미가 전혀 없는 신조어인 경우를 뜻하는데요.
한마디로 아무 뜻 없는 단어를 만들어서 상표를 쓰는 것이 이에 해당하죠. XEROX, EXXON 등이 대표적인 신조어 상표입니다.
상표법에 규정된 식별력 지표
우리나라 상표법은 제33조 제1항에서 식별력이 없는 경우를 규정하여 열거하고 있는데요. 보통명칭, 관용표장, 성질표시, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장, 기타 식별력이 없는 표장에 해당하면 식별력이 없어서 상표권 등록이 거절됩니다.
보통명칭, 관용표장은 보통명칭상표에 속하고, 성질표시는 기술적 상표에 속합니다. 한편, 현저한 지리적 명칭이란 너무 잘 알려진 지명, 관광지, 도시명 등은 상표로 쓸 수 없다는 것인데요. 즉, 텍사스, 카사블랑카, 하바나 등은 상품과 관계없이 상표등록이 거절되죠.
그러면, “지명이 상표로 사용된다는 점에서 산지표시 상표(성질표시 상표→기술적 상표→ 식별력 없음)와 비슷한 거 아닌가요?”이라는 의문이 드실 수 있는데요.
산지표시 상표는 지명으로 상품의 성질이나 특성이 연상될 수 있지만 현저한 지리적 명칭은 지명과 상품에 아무런 관련이 없고, 오로지 지명이 유명하다는 이유 때문에 상표로 쓸 수 없는 것이죠.
식별력 없는 상표..
다시 태어날 수 있을까?
여기까지 글을 읽어보신 분들이시라면 “보통명사, 특정 지역이라서.. 식별력 없는 상표는 쓰지 못하겠네..”라고 생각하시며 본인이 생각해 둔 상표를 포기해야 하나 고민을 하시는 분들을 위해 한 말씀 드리자면,
식별력이 없는 상표의 경우라도 식별력 있는 문자나 도형을 결합하거나 문자 부분을 서체화하거나 도안화해서 새로이 식별력을 부여하는 방법이 있습니다.
그 예로, 상표로 출원했던 ‘허니버터아몬드’는 원재료를 표시한 것에 불과하여 상표로서의 식별력이 없었으나, 노란색 바탕의 도형 결합을 통해 식별력을 보완하고 출원하게 되었고 그 결과 ‘허니버터칩’과 구별되어 식별력이 인정되고 상표등록이 되었죠.
식별력이 없는 상표도 충분히 수정 및 보완을 통해 식별력이 있는 상표로 전환할 수 있다.
정말 많은 상표의 종류
우리껀 식별력이 있을까?
자, 이만 정리해 보겠습니다. 상표의 식별력은 단적으로 “안 된다.”고 확답할 순 없고 그 구체적인 사안에 따라 인정이 될 수도 있는데요.
실무상으로도 문자와 도형 그리고 색채 및 이것들이 결합된 표장(로고)가 출원 건의 상당수를 차지합니다. 체감상 90% 이상 말이죠.
상표는 그 자체로 타인의 영업과 우리의 영업을 구분하는 지표가 되며 그 차체로 브랜드가 됩니다. 그리고 상표가 유명해지게 되면 신뢰와 홍보 효과까지.. 일일이 다 열거할 수 없을 정도로 상표는 그 기업의 모든 것을 대표한다고 해도 과언이 아닌데요.
이처럼 상표의 식별력은 중요하고 다른 특허권들에 비해 간이한 과정만으로도 출원이 가능하기에 대표님이 원하시는 상표를 확인하고 저렴한 비용으로 출원하여 다른 기업들과의 경쟁에서 미리 선점해 두는 것이 이후 사업에 안전장치와 사업확장 영역에서도 유리한 부분을 차지할 수 있다는 점을 잊지 마시기 바랍니다.
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