‘덮죽’, ‘펭수’, ‘시원스쿨’.. 유명한 상표, 아무나 출원해도 등록받을 수 있을까?
그게 유명하다고? 그럼 우리가 상표 내면 되겠네!
상표 시장은 급격하게 성장하고 있습니다. 타 지식재산권에 비해서도 말이에요. 2015년 부터 2019년 까지 출원 통계를 살펴보면(특허청, 2019 지식재산통계연보 참조), 특허, 실용신안, 디자인 모두 5년 간 출원건수에 큰 차이점이 없습니다. 하지만 상표는 꾸준히 출원 수가 증가해왔어요.
상표의 출원이 증가한 가장 큰 이유는, 상표권에 대한 중요성이 높아졌다는 것입니다. 날이 갈수록 타인의 노력에 의해 만들어진 영업적 성과를 존중하는 분위기가 만들어지고 있는데요. 이 영업적 성과를 침해 당했을 때, 가장 효과적으로 대응을 할 수 있는 방법이 바로 ‘상표 침해’를 주장하는 것입니다. 즉각적으로 침해를 중단시킬 수 있고, 추가적으로 손해배상까지도 청구할 수 있으니까요.
하지만 침해를 배재하는 권리행사는, 오로지 상표등록을 받은 상태에서만 할 수 있어요. 그렇기 때문에 혹시 모를 상황을 대비해 미리 등록을 받아두자는 분위기가 점차 확산되고 있다고 할 수 있습니다.
등록을 받으면 권리를 가진다?
그럼 아무나 등록 받을 수 있는건가?
상표를 등록받을 수 있는 사람은, 정말로 ‘아무나’가 맞습니다. 사람이라면 누구나, 국내 법인도, 외국인, 외국법인까지도 전부 권리자가 될 수 있어요(단, 법인격을 갖추지 않은 ‘조합’은 출원인이 될 수 없습니다).
물론 여러분께서 궁금하신 건 이 부분이 아니겠죠. 유명한 상표도 아무나 출원을 하기만 하면 등록을 받을 수 있는 것일까요? 정답은, ‘등록받을 수 없다’입니다. 이슈화가 되지 않아도 법적으로 금지되는 사안이거든요. 좀더 구체적으로 말하면, ‘타인의 상표로 인식되어 있는 상표와 동일 · 유사한 상표’이기 때문에, 상표법 제 34조 제1항 제13호에 규정된 거절이유에 해당합니다.
이 규정은 유명한 상표를 부정한 목적으로 출원하여 등록받는 행위를 막기 위해 만들어 진 규정입니다. 여기서의 포인트는 ‘부정한 목적’이라고 할 수 있는데요(타인의 유명세에 편승할 목적을 부정한 목적이라고 합니다). 그런데 부정한 목적으로 출원을 했다는 것을 심사관이 어떻게 알 수 있는 것일까요? 한장 짜리 출원서에, 출원인이 어떤 생각을 한 것인지는 담겨있지 않은데 말이죠.
‘펭수’상표 출원에 대한 실제 거절이유통지서 일부. 심사관은 해당 상표가 ‘부정한 목적’을 가졌기 때문에 거절이유가 있다고 통지하였다.
의심스러우면 거절이유 통지!
선 거절, 후 의견청취
심사관은 출원인의 의도를 알 수 없습니다. 그렇기 때문에 심사구조는, 먼저 거절이유를 통지하되 억울함이 있다면 의견서를 제출함으로써 소명을 할 수 있도록 만들어 져 있어요. 즉, 심사관이 인지하고 있는 ‘유명한’ 상표의 출원인이 타인으로 추측이 되는 상황에서, 심사관은 우선 ‘이 출원은 부정한 목적이 있을 수도 있다고 보이니, 소명할 부분이 있다면 2달 내에 의견을 제출해 달라’라고 말한다는 거죠.
실무적인 관점에서 보았을 때, 이슈가 된 상표를 타인이 출원하게 되면 대부분은 위와 같은 이유로 거절이유를 통지받습니다. 해당 거절이유에 대해 논리적이고 타당한 항변을 하지 않는다면 그대로 거절이 되죠. 이건 해당 상표를 만들어 낸 사람이 권리 등록을 받지 않은 상태였어도 마찬가지입니다.
심사과정에서 걸러지지 않았다면?
‘이의신청’으로 한번 더 필터링!
이런 구조는, 한 가지 문제점을 가지고 있습니다. 바로, 심사관이 인지를 하지 못하면 걸러낼 수가 없다는 것이죠. 또한 의견서 제출 과정에서 출원인이 충분히 소명을 했다고 보여지는 경우에도, 심사를 통과할 수가 있습니다.
이렇게 되면 해당 상표를 만들어 낸 사람은 속이 탈 수밖에 없습니다. 심사도 통과했으니 곧 등록을 받을 것인데, 그러면 이제 지켜보는 것 밖에는 방법이 없는 걸까요? 다행히도(?) 한 가지 절차가 더 남아있습니다. 바로 이의신청이라는 절차인데요.
상표출원과정을 간단히 살펴보면, 상표는 출원 → 심사 → 공고 → 등록의 과정을 거쳐 권리화가 됩니다. 이 중에서 공고란, 말 그대로 사람들에게 알리는 절차인데요. 그 이면에는, 혹시나 이 상표가 등록됨으로 인해 누군가가 피해를 받는 일을 방지하고자 하는 목적이 있습니다. 진정한 권리자가 있다면, 또는 그 상표가 등록이 되어서는 안되는 이유가 있다면 누구나 심사결과에 대해 이의를 제기할 수 있어요.
펭수, 덮죽, 시원스쿨..
출원은 자유지만 등록은 안 돼!
따라서 방송에 송출이 됨으로써 이미 유명해 진 상표는, 사실상 아무리 출원을 하더라도 등록을 받기가 어려운 게 현실입니다. 1차적으로 심사과정에서 걸러지고, 2차적으로 이의신청을 통해 걸러지기 때문이에요.
과거 이슈가 되었던 펭수 상표, 그리고 최근에 문제가 되는 덮죽과 시원스쿨 모두 마찬가지입니다. 덮죽의 경우에는 출원인이 스스로 취하를 했지만, 시원스쿨과 펭수는 제작자 외에는 모두 거절이 되었어요. 거절 이유는? 두 사건 모두 동일한 이유였습니다. 위에서 말씀드린, ‘부정한 목적’말이에요.
‘시원스쿨’ 키프리스 검색결과. 주식회사 에스제이더블유인터내셔널에서 출원한 상표는 등록이 되었으나, 일반인이 출원한 상표 두 건은 모두 거절이 되었다.
힘들게 쌓은 인지도,
빠른 권리화가 최선의 해결책!
상표는 그 자체로 타인의 영업과 우리의 영업을 구분하는 지표가 됩니다. 상표가 인지도를 쌓기만 하면, 그 때부터는 폭발적인 성과를 얻어낼 수 있죠. 하지만 이렇게 힘들게 쌓은 인지도, 한 순간에 다른 곳에 빼앗겨 버릴 수가 있습니다.
심사과정에서 시스템적으로 걸러질 수 있다고 하지 않았냐고요? 네, 맞습니다. 걸러지게 되죠. 단, ‘유명한 상표’에 한해서 말이에요. 위에서 들어드린 예시는 이 글을 보고 계시는 누구라도 아는 상표일 겁니다. 즉, ‘저명성’을 가지고 있는 상표들이라는 거에요.
하지만 아직 유명해지지 않아 ‘저명성’을 가지지 못한 상표는, 타인이 출원을 하더라도 등록을 받을 수 있습니다. 이의신청을 한다고 해도 우리 상표가 유명하다는 점을 충분히 주장해야 하는데, 받아들여 지기가 쉽지 않아요. 자칫 한 순간에 우리가 ‘침해자’가 되어버릴 수도 있다는 뜻입니다. 오히려 우리가 사용을 하지 말라는 경고장을 받아들고, 쌓인 제품을 보며 처분방법을 논의해야 하는 상황이 발생하는 거죠.
그렇기 때문에 상표는 빠르게 출원을 하는 게 중요합니다. 다른 일이 바쁘니까, 정신이 없으니까. 이런 저런 이유 때문에 미루다 누군가가 선점을 해 버리면 더 큰 문제가 생길 수 있으니까요. 상표는 간이한 과정 만으로도 출원이 가능합니다. 어렵지 않은 출원, 그리고 저렴한 비용으로 사업에 안전장치를 만들어 놓으세요. 문제가 생겼을 때 대응하려 했다간, 그로 인해 발생하는 문제는 눈덩이처럼 불어날 수 있으니까요.
