곰표팝콘, 말표 드링크.. 우리도 넓혀볼까? 지정상품 확인먼저!
콜라보가 유행이라던데, 우리 상표도 도전?!
‘뉴트로’열풍이 분 지도 벌써 2년이 지났습니다. 2018년까지만 해도 ‘촌스럽다’는 평가를 받았던 과거의 문화는, 이제는 ‘힙한’것으로 취급이 되고 있죠. 일례로, 카페거리를 방문했을 때 ‘다방’이라는 간판이 붙은 카페를 어렵지 않게 찾아볼 수 있게 되었습니다. 이런 뉴트로의 행렬 속, 다시 주목을 받기 시작한 상표들이 있습니다. 제목에서 말씀드린 ‘곰표’와 ‘말표’는 대표적인 예시라고 할 수 있는데요.
‘곰표’는 원래 대한제분에서 사용하던 상표입니다. 본래의 지정상품은 ‘밀가루’인데요. 밀가루 포대의 디자인을 활용한 패딩, 가방 등이 출시되면서, 선풍적인 인기를 끌게 되었습니다. 이제는 화장품으로까지 영역을 확장했죠. 한편 ‘말표’는 말표산업에서 사용하던 상표입니다. 대표 지정상품은 무려 ‘구두약’이에요. 말표산업은 무려 1955년에 설립된 법인입니다. 국내 최초의 구두약을 만든 회사이기도 한데요. 누적된 적자로 작년 말에는 구조조정을 거치기도 했지만, 이제는 뉴트로의 대열에 올라타 또 한번의 성장을 노리고 있는 회사이기도 하죠.
뉴트로의 대열에 올라탄 곳은 이뿐만이 아닙니다. 여기에 더해 다른 제품들 간의 ‘콜라보’도 함께 이슈가 되고 있는데요. 콜라보든 뉴트로든, 출시가 되는 즉시 세간의 이목을 끌 수 있다보니 상표권자라면 ‘우리도 한번?’이라는 생각을 하게 될 거예요. 하지만 준비없는 상품 확장은, 상표권 분쟁의 불씨가 될 수가 있어요.
상표에 대한 권리는,
‘상품’ 범위가 정해져 있다
상표를 출원을 하실 때는 ‘지정상품’을 특정해야 합니다. 처음으로 출원절차를 진행하시는 대표님들께서 놓치기가 쉬운 부분 중 하나인데요. 상품을 정해야 한다는 말은, 바꿔서 표현을 하면 ‘등록이 되더라도 상표권의 범위가 해당 상품으로 한정이 된다’는 뜻입니다. 즉, ‘곰표’ 상표를 출원할 당시에 지정상품을 ‘밀가루’로만 등록받았다면? 의류나 가방, 젤리와 사탕 등에 대해서는 권리가 없는 거예요.
대기업이라면 상표권의 중요성에 대해 익히 알고 있기 때문에, 상표 사용 전 미리 출원부터 해 두는 경우가 많습니다. 기획단계에서 여러 상표를 선점해 두는 것인데요. 이렇게 상표를 선점해 두면, 사업실행 단계에서 상표권을 얻지 못해 처음으로 되돌아가는 수고를 하지 않을 수가 있죠.
실제로 대한제분 주식회사는 상표권 범위를 확장하기 위해 ‘곰표’ 상표를 다수 출원하였습니다.
등록을 받지 않고 그냥 쓰면 안 되나요?
상표권 침해라는 이유로 소송까지도 당할 수 있어
상표권확보는 크게 두 가지 측면에서 중요합니다. 첫 번째는 ‘내가 마음놓고 쓸 수 있다’는 점인데요. 등록이 되었다고 해서 침해로부터 완전하게 자유로운 건 아니지만, 그래도 90%이상은 안심을 하고 사용을 할 수가 있죠. 두 번째는 ‘남을 못 쓰게 할 수 있다’는 점입니다. 일명 ‘배타적 권리’라고도 하는데요. 우리회사가 가지고 있는 상표를 타인이 부정사용할 경우, 해당 상표를 못 쓰게 할 수 있을 뿐 아니라 손해에 대한 배상도 청구를 할 수 있습니다. 그런데 위 두가지 권리에 대해 곰곰히 생각을 해 보면, 이런 결론도 나옵니다. ‘내가 마음대로 쓴 상표, 상표권자가 나에게 침해를 이유로 소송을 걸 수 있다’
지정상품 확장을 함에 있어 상표 침해의 문제가 발생할 수 있는 이유는, 지정상품이 달라지면 여러 사람이 동일한 상표를 등록받을 수 있다는 데 있습니다. 예를 들어 우리가 가진 상표는 ‘구두약’을 지정해서 나갔다면, ‘과자’상품에 대해서 타인이 등록을 받는 게 가능하다는 뜻이에요.
물론 예외적인 사안도 있기는 합니다. 우리의 상표가 너무도 유명해진 경우라면, 특허청에서는 타인의 상표출원을 거절하게 되죠. 하지만 다른 상품들에 까지 권리범위가 미치게 되려면 정말로 ‘대한민국의 국민이라면 누구나 다 아는 상표’는 되어야 합니다.
상표 침해를 방지하기 위해 먼저 준비해야 할 건?
등록 상표의 권리범위와 선등록상표의 유무
상품에 포장까지 전부 만들었다가 법적인 분쟁에 휩싸이느니, 기획 단계에서 발 빠르게 상표 사용가능여부를 확인해야 합니다. 그 과정에서 첫 번째로 확인해야 하는 건, ‘우리 상표의 권리범위’에요. 간혹 상표를 출원하는 과정에서 지정상품을 확장하는 경우도 있거든요. 만일 이미 해당 상품에 대해 등록을 마쳤다면, 큰 걱정없이 제품을 출시할 수 있습니다.
반면 우리가 권리를 가지고 있지 않다면, 얼른 선등록상표가 있는지를 확인해야 합니다. 아직 아무도 등록을 받지 않았다면 권리확보에 나서야 하죠. 이 때 권리확보의 방식은 두 가지 갈래로 나뉠수가 있는데요. 1) 상표 신규출원, 2) 기존 등록상표에 지정상품 추가 출원이 그 갈래입니다.
여기까지 보셨을 때는, 아마 지정상품을 추가하는 출원을 진행하는 게 낫지 않을까? 라고 생각하실 수 있는데요. 실무자의 입장에서 말씀을 드리면, 그보다는 신규출원으로 상품/서비스 분류를 세분화 해 각각 출원을 진행하시는 게 좋습니다. 출원 거절, 등록 무효, 해외 출원등의 이슈에 대응하는 과정에서, 상표는 분리되어 있는 게 관리하기가 용이하기 때문이에요.
이미 상표권자가 있어요..
실무자가 말씀드리는 상표 추가 확보 방법
남이 가진 상표, 어떻게 확보할 수 있을까?
검토결과 아직 아무도 확보를 하지 않은 상표권이라면, 우리가 얼른 출원을 함으로써 쉽게 확보를 할 수 있습니다(물론 상품에 따라 등록가능성은 검토해 보아야 합니다). 그러나 누군가가 선점을 하고 있다면 어떨까요? 제품 출시 자체를 포기해야 하는 걸까요?
실무자의 입장에서 말씀을 드리자면, 남이 가지고 있는 상표를 확보할 방안이 전혀 없는 것은 아닙니다. 권리자에게 접촉하여 상표권 자체를 이전받을 수도 있고요(물론 대가가 지불되어야 합니다), 접촉이 어려운 경우에는 상표 불사용취소심판(또는 소송)을 제기하거나, 지정상품을 회피하여 출원하는 것도 가능합니다.
물론 타인이 가진 권리를 가져오는 과정이 쉽다고는 할 수 없습니다. 상황에 따라서는 불가능할 수도 있어요. 다만, 일말의 가능성을 노려보는 것인데요. 어느 쪽이든 타인이 보유하고 있는 상표를 얻고자 하는 방향으로 진행을 하게 되면, 법적인 검토는 필수입니다. 권리 확장 전, 검토가 필요하시다면 헬프미에 문의 주세요. 변호사겸 변리사가 조언을 해 드리겠습니다.
